如何获得并维持美国联邦商标注册

文/梅 远

当前，越来越多的中国企业在做大做强中国本土市场的同时，正积极考虑着海外市场的谋篇布局。在海外市场中，美国市场因其容量大、接纳性强、法治完善，始终深受中国企业的青睐。在进军美国市场的征程中，如何有效保护商标的区分商品、服务来源的基本功能，逐步建立品牌形象并累积声誉，是中国企业需要面对的首要问题之一，而获得并维持美国联邦商标注册，则有助于中国企业解决该问题。

中国商标申请人到美国申请注册商标主要有2种途径：一种是根据《美国商标法》（亦称：《兰哈姆法》，Lanham Act）的规定，直接向美国专利商标局（The United States Patent and Trademark Office，简称“USPTO”）申请注册；另一种是根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称《马德里议定书》）的规定，申请马德里商标国际注册并领土延伸至美国。

实务中，领土延伸至美国的马德里商标国际注册申请人，时常会收到USPTO发出的审查意见书（Office action），这给商标申请人带来了一定的不便。出现该问题的原因在于，美国在加入马德里联盟时，对《马德里议定书》的某些条款做了保留或声明，在审查马德里商标国际注册申请的某些要件时，主要还是依据《美国商标法》的相关规定，这尤其体现在商品、服务项目的审查上。

因此，如果中国商标申请人仅计划到美国一个国家申请注册商标，则不管从费用高低上考虑，还是从便捷程度上考虑，笔者更推荐采用直接向USPTO申请注册的方式。本文讨论的即是这种方式。

一、美国商标行政机关

USPTO是美国商务部下属的联邦政府机构，主要负责美国专利和商标的授权审查工作。

就商标部分而言，USPTO负责审查商标注册申请，并判断申请商标是否符合美国联邦注册的相关要求。USPTO仅会就商标注册申请流程方面的常规性问题进行解答，但不会提供任何带有法律意见性质的信息，也不参与或协助参与任何商标维权程序（如：各级法院的诉讼程序、美国国土安全部下属海关及边境保卫局的商标保护程序等）。

二、商标注册的申请

（一）申请的提交方式

（1）USPTO提供以下2种商标注册申请提交方式：

① 通过基于因特网的商标电子申请系统（Trademark Electronic Application System，简称“TEAS”）提交申请。就首次主簿（Principal Register）商标注册申请而言，TEAS有三种具体形式，分别为：TEAS Plus、TEAS Reduced Fee (TEAS RF)、TEAS Regular。其中，TEAS Plus提供了每类商品、服务的最低官方费用，但需满足最为严格的申请要求。

② 通过纸质方式提交申请。

（2）相比传统的纸质方式提交申请，通过TEAS提交申请有如下优势：

① 反馈快：提交申请后，USPTO将立即通过email的方式发送申请提交的初步凭证，该凭证会载明申请号和一些基本的申请信息；

② 费用低：USPTO对于通过TEAS提交的申请所收取的官方费用比通过纸质方式提交的申请所收取的官方费用低。

③ 全天候：申请人基本可以在全年任何时候通过TEAS向USPTO提交申请。

（二）申请所需信息

向USPTO提交商标注册申请，通常需要提供如下信息：

（1）申请人名称；

（2）联系人名称及地址；

（3）商标图样；

（4）商品、服务项目；

（5）申请基础；

（6）商标使用实样（针对“实际使用”基础）；

（7）签字；

（8）申请费。

（三）关于“商标图样”

向USPTO提交的商标图样分为两类：标准字体图样（standard character drawing）和特殊形式图样（special form drawing）。

标准字体图样不包含任何设计元素（图形部分或字母/数字的独特造型）。采用标准字体的商标保护的是文字本身，并不局限于任何特定的字体、字形、字号、颜色。

特殊形式图样可以包含图形部分、或字母/数字的独特造型。

此外，申请人通常可以考虑采用黑白形式向USPTO提交商标图样，因为黑白形式的商标的注册人可以任何颜色实际使用商标。

（四）关于“商品、服务项目”

作为原则，在美国申请注册商标，申请人应当使用通用商业术语，尽可能明确、具体地描述申请商标所指定的商品、服务项目。

作为一种较为稳妥的做法，申请人可以查询USPTO发布的《可接受的商品和服务分类手册》（Acceptable Identification of Goods and Services Manual，简称“ID Manual”）。ID Manual实为USPTO提供的一个在线可检索数据库，其网址为http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html。

值得注意的是，美国虽然是《尼斯分类》的成员国，但相比《尼斯分类》，USPTO对于商品、服务项目的要求往往更加细化。在这一点上，USPTO与中国商标局的做法差异十分明显。例如，第25类的“服装”商品系尼斯分类及中国商标局发布的《类似商品和服务区分表》中的标准项目。然而，该商品描述对于USPTO而言过于上位、笼统，不能被接受。根据ID Manual，第25类的“服装”商品需要具体描述为“Clothing, namely, {indicate specific item e.g. shirts, pants, skirts, etc.}”或其他等同形式方能被接受。

此外，如果申请人拟采用TEAS Plus方式提交申请，则其必须选择ID Manual中所提供的现成的可接受商品、服务项目，而不能采用自行撰写的商品、服务项目。而申请人采用TEAS RF和TEAS Regular方式时则无此限制。

目前，对于中国申请人的一种比较便捷的操作办法是：直接以中国商标局发布的《类似商品和服务区分表》中的标准项目提交USPTO。由于这些商品、服务项目可能并非USPTO所能接受的标准项目，USPTO往往在审查后会发出审查意见书。中国申请人可以根据USPTO在审查意见书中给出的具体修改意见对商品、服务项目进行修改。由于这样的修改是根据USPTO的官方意见做出的，因此较易被USPTO最终接受。

需要指出的是，美国采用使用在先的商标保护原则；在美国，商标权本质上产生于使用，而非注册；在未获得商标注册的情况下，商标使用人仅凭商标的商业性使用便可获得受保护的普通法意义上的商标权；此外，商标注册的有效性很大程度上取决于该商标的实际商业性使用。因此，笔者建议商标申请人以实际生产销售的商品或提供的服务为范围指定商品、服务项目，切不可认为指定的商品、服务项目越多，商标保护的范围就越广，从而选择一些根本未实际生产销售的商品或提供的服务，因为这样做的后果很可能会导致注册商标在全部指定商品、服务项目上被撤销。

（五）关于“申请基础”

向USPTO提交商标注册申请时必须指明申请基础。申请基础主要包括“实际使用”（use-in-commerce）基础和“意图使用”（intent-to-use）基础。当然，申请人也可以依照相关国际协定，以“外国商标申请/注册”（foreign application/registration）为基础，或按照马德里国际商标注册程序申请注册美国商标。

选择不同的申请基础，申请人需满足不同的法定要求。具体如下：

（1）“实际使用”基础

只有当申请人在美国已经实际在全部指定商品、服务上商业性地使用申请商标，才能以“实际使用”为基础提交美国商标注册申请。为了满足在美国实际使用的要求，申请人必须已在美国两个及两个以上的州之间，或美国与外国之间的商业活动中，将申请商标实际使用于商品的销售或运输中，或服务的提供过程中。

为了证明实际使用，申请人必须提供“商标在任何地方的首次使用时间”和“商标在商业中的首次使用时间”，以及显示商标实际使用状态的实样。

“商标在任何地方的首次使用时间”是指申请商标在全球任何地方的首次使用时间，而“商标在商业中的首次使用时间”是指申请商标在美国两个及两个以上的州之间，或美国与外国之间的商业活动中的首次使用时间。“商标在任何地方的首次使用时间”应当不晚于“商标在商业中的首次使用时间”。

（2）“意图使用”基础

如果申请人在美国未实际在全部指定商品、服务上商业性地使用申请商标，但有在未来使用申请商标的真实意图（a bona fide intent to use the mark），则可以“意图使用”为基础提交美国商标注册申请。

需要说明的是，“意图使用”基础并未免除申请人提交商标使用实样的义务，只是申请人无需在申请提交之时向USPTO提交前述商标使用实样。不管申请人是选择“实际使用”基础，还是“意图使用”基础，在商标最终核准注册前，申请人都必须声明其已经在全部指定商品、服务项目上商业性地使用申请商标，并向USPTO提交商标使用实样。

（六）关于“商标使用实样”

商标使用实样与商标图样不同。商标图样仅仅显示商标标识本身，而商标使用实样则显示了商标在商品、服务上的真实使用状态。换言之，商标使用实样所显示的是商标与商品、服务在真实商业活动中的一种结合状态。

商品商标的使用实样通常包括：带有商标的商品照片、商品标签照片、商品包装照片等。通常，发票、提单、订货单、宣传册、传单、名片、印有抬头的信笺等无法用作商品商标使用实样。

服务商标的使用实样通常包括：服务介绍手册的照片、服务场所招牌的照片、广告照片、网站/网页照片、名片照片等。通常，广告发布者出具的广告刊登证明、关于服务的媒体文章等无法用作服务商标使用实样。

三、商标注册的审查、公告及核准

当USPTO收到注册申请后，一般将于3个月后开始对申请商标是否符合《美国商标法》进行审查。

经审查，如果USPTO发现了相关问题，则会发出审查意见书，申请人一般需在收到审查意见书后的6个月内进行答复；如果USPTO未发现问题，或申请人成功克服了USPTO所发现的问题，申请商标将被刊登于《官方公告》（Official Gazette）上。在为期30日的公告期内，任何公众均可就申请商标提出异议。异议程序由商标审理与上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board，简称“TTAB”）负责审理。

如果无人提出异议，或申请人成功克服了异议（即异议未获得支持），公告期后的后续程序将依申请基础的不同而产生差异。

（一）“实际使用”基础的后续程序

通常，USPTO将于公告后约3个月内核发《商标注册证》。

（二）“意图使用”基础的后续程序

通常，USPTO将于公告后约2个月内核发授权通知（Notice of Allowance，简称“NOA”）。在NOA核发之日起6个月内，申请人必须向USPTO提交在商业中真实使用商标的声明（Statement of Use，简称“SOU”）。

SOU包含以下内容：

（1）申请人正将商标商业性地使用于全部指定商品、服务项目上；

（2）“商标在任何地方的首次使用时间”和“商标在商业中的首次使用时间”；

（3）显示商标实际使用状态的实样；

（4）官方费用。

如果此时申请人还未将商标在美国商业性地使用于全部指定商品、服务项目上，则可以在上述6个月的期限届满前向USPTO提出延期申请（Extension Request），每次延期申请有望获得额外的6个月期限，总计可延期5次，获得自NOA核发之日起最长36个月的时间。然而，在实践中，随着延期次数的增加，USPTO对于申请人延期申请的审核也会越加严格，申请人需要提供合理的延期理由及其努力使商标投入实际商业使用的声明。

在收到申请人提交的SOU后，USPTO将进行审查。经审查，如果USPTO决定核准SOU，则将于核准SOU之日起约2个月内核发《商标注册证》；如果USPTO发现了相关问题，则会发出审查意见书。此外，如果申请人未能按照上述要求向USPTO提交SOU，申请商标将被视为放弃。

实务中，从向USPTO提交商标注册申请之日起算，申请人有最长约4年左右的时间将商标投入实际商业性使用。

四、商标注册后的程序

美国注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

美国联邦商标注册体系下存在2种商标注册簿：主簿（Principal Register）和副簿（Supplemental Register）。绝大多数美国联邦商标注册属于主簿注册。副簿注册为缺乏显著性但尚能区分商品、服务来源的描述性商标（descriptive mark）提供了注册的可能。通常，副簿注册的商标由主簿注册的商标修改而来。如果申请人认为商标具有描述性但可能通过使用获得显著性，可直接在副簿提交注册申请。

在该10年的有效期内，商标注册人需要在以下2个时段内采取必要措施，方能维持美国注册商标的有效性。

（一）注册日起的第5年至第6年间，或前述期间届满后的6个月宽展期内

商标注册人需在上述时段内向USPTO提交以下材料：

（1）必交材料

材料①：基于《美国商标法》第8条的《商标使用声明》/《商标未使用的正当理由声明》（Declaration of Use or Excusable Nonuse under Section 8，简称“Section 8 Declaration”）

如果商标注册人事实上仅将商标使用于部分商品、服务项目上，则其余的商品、服务项目必须从商标注册中删除。如果商标注册人在过去5年内在部分商品、服务项目上未曾使用过商标，即便其在今后5年内有使用计划，该部分商品、服务项目也必须从商标注册中删除。在商标注册中保留未在过去5年中实际使用过的商品、服务项目将被视为对USPTO的欺诈，或将面临严重的法律后果。

材料②：在提交《商标使用声明》的同时，商标注册人需就该注册商标所指定的每一个类别的任意一项（而非全部）商品、服务项目，向USPTO提交商标使用实样。

商标注册人必须按时向USPTO提交符合规定的Section 8 Declaration，否则将导致商标注册的撤销。

（2）选交材料

基于《美国商标法》第15条的《商标不可争议性声明》（Declaration of Incontestability under Section 15，简称“Section 15 Declaration”）

首先，Section 15 Declaration仅适用于主簿注册的商标。换言之，仅主簿注册的商标可获得不可争议性，副簿注册的商标无法获得不可争议性。

其次，如果满足以下条件，则商标注册人可以考虑向USPTO提交Section 15 Declaration，以使其注册商标获得不可争议性：

① 商标注册后连续5年在美国商业性地使用其注册商标；

② 不存在对商标注册人就商标所享有的所有权及注册权不利的终局裁决；

③ 不存在与该商标权利有关的USPTO或法院未决程序。

此外，在提交Section 15 Declaration的同时，商标注册人无需向USPTO提交证据证明其已连续5年使用注册商标的事实，商标注册人仅需向USPTO宣誓声明该事实的真实性。

一件不可争议的注册商标是该注册商标的权属和有效性的确凿证据。通常，第三方仅能基于一些特定理由（而不能基于其在先使用、享有在先权利、或以该注册商标缺乏显著性为由），向TTAB申请撤销一件不可争议的注册商标。

（二）注册日起的每第9年至每第10年间，或前述期间届满后的6个月宽展期内

商标注册人需在上述时段内向USPTO提交以下材料：

材料①：基于《美国商标法》第8条和第9条的合并的《商标使用声明》/《商标未使用的正当理由声明》和《商标续展申请》（Combined Declaration of Use or Excusable Nonuse and Application for Renewal under Sections 8 & 9，简称“Combined Sections 8 & 9”）

材料②：在提交《商标使用声明》的同时，商标注册人需就该注册商标所指定的每一个类别的任意一项（而非全部）商品、服务项目，向USPTO提交商标使用实样。

商标注册人必须按时向USPTO提交符合规定的Combined Sections 8 & 9，否则将导致商标注册的撤销和/或过期失效。