如何に商標登録出願拒絶に効果的に対応するか

　華誠律師事務所　弁護士　梅 遠

商標登録出願について、商標局は登録出願書類を受領後、方式審査と実体審査を行う。審査を経て、商標登録出願は商標局により初歩的登録査定として公告されるか、或いは商標局により一定の理由で登録が拒絶されることになる。商標局による商標登録出願拒絶の理由には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由が含まれる。

商標局は絶対的拒絶理由で商標登録出願を拒絶する場合、社会の公共的利益の保護のため、商標自身の固有の登録できないことに焦点を当て、主に当該商標が社会の公序良俗に適合するか、顕著性を有しているかを考慮するのである。商標局は一般的に「商標法」第10、11、12条の規定に基づく絶対的拒絶理由で商標登録出願を拒絶している。

商標局は相対的拒絶理由で商標登録出願を拒絶する場合、他人の先行する商標権を保護し、出願商標が他人の先行する商標の権利に抵触しないようにするためである。商標局は一般的に「商標法」第30、31条の規定に基づく相対的拒絶理由で商標登録出願を拒絶している。

 　商標登録出願が商標局で拒絶された後、商標登録出願人は主に商標評審委員会に登録拒絶査定の復審を申し立てる方法で対応ができるだけでなく、異なる事情による救済措置を講じ、引用された商標の先行する権利の障害を取り除き、登録認可を得る目的を実現することもできる。

一、登録拒絶査定に対する復審申立での対応

（一）如何に登録拒絶査定の復審で商標局の絶対的拒絶理由に対応するか

　商標局の絶対的拒絶理由は「商標法」第10、11、12条の規定に基づくものである。概括的に言えば、もし出願商標が社会の公序良俗に違反する又は顕著性に欠けている場合、商標登録出願は「商標法」第10、11、12条の規定に違反する理由で拒絶される。

　絶対的拒絶理由による登録拒絶査定の復審では、商標登録出願人が商標評審委員会に提出する理由には一般的に直接的論証部分と間接的論証部分が含まれる。

1. 直接的論証部分

　商標評審委員会が絶対的拒絶理由による登録拒絶査定の復審を審理する時、通常は商標局と商標評審委員会が共同で公示した「商標審査及び審理基準」の具体的な審査原則に従う。もし商標登録出願人が出願商標の状況を「商標審査及び審理基準」に規定されている審査原則とは例外の状況であると証明できる場合、当該商標登録出願が登録査定される可能性がある。よって、直接的論証部分は通常出願商標の状況が審査原則とは例外の状況であるということを論証する部分である。

2. 間接的論証部分

　「商標法」第11条第2項では、「前項に掲げる標章が使用により顕著な特徴を取得するとともに、識別しやすいものとなった場合は、商標として登録することができる」と定められている。

　そのため、商標局が「商標法」第11条第1項に規定される絶対的拒絶理由に基づき商標登録出願を拒絶した場合、出願人は商標登録出願日より前、長期にわたり顕著性のない標章を自社の商品に使用したことで、出願商標を使用した商品では既に緊密な対応関係が築かれ、一般大衆も当該標章が使用されている会社の商品と理解し、事実上商品の出所を示す役割を果していることを立証することができる。商標登録出願人は著名商標とする証拠の要求を参照し、前記の事実を証明できる証拠を収集すれば良いのである。

（二）如何に登録拒絶査定の復審で商標局の相対的拒絶理由に対応するか

　商標局の相対的拒絶理由は「商標法」第30、31条の規定に基づくものである。概括的に言えば、もし出願商標が引用された他人の先行商標（登録済み商標、初歩査定済み公告商標と登録出願中の商標を含む）と同一商品又は類似商品に対して同一商標又は類似商標を構成する場合、商標登録出願は「商標法」第30、31条の規定に違反したことにより拒絶される。

　相対的拒絶理由による登録拒絶査定の復審では、商標登録出願人が商標評審委員会に提出する理由には一般的に直接的論証部分と間接的論証部分が含まれる。

1. 直接的論証部分

出願商標が他人の先行引用商標と同一商品又は類似商品に対して同一商標又は類似商標を構成しないことをどのように論証するかは、登録拒絶査定の復審における成功の鍵となる。論理的に言えば、以下の条件の何れかが成立すれば、「出願商標が引用された他人の先行商標と同一商品又は類似商品に対して同一商標又は類似商標を構成しない」という商標登録出願人にとって必要な結論が成立できる。

（1）出願商標が引用された他人の先行商標と同一商品又は類似商品に対して同一商標又は類似商標を構成しない

　制度設計の視点から見れば、商標評審委員会の登録拒絶査定の復審手続きは商標局の商標登録出願審査手続きの継続である。両者はいずれも商標登録審査基準の統一と効率に立つため、商標局の商標登録出願審査手続きと商標評審委員会の登録拒絶査定復審手続きで、出願商標と引用商標に指定される商品が同一商品又は類似商品を構成するかどうかの判断は通常商標局が直近に公示した「類似商品及びサービス区分表」における商品の類似関係区分を厳格に遵守し、「類似商品及びサービス区分表」を突破した例は極めて少ない。そのため、商標局が「類似商品及びサービス区分表」を厳格に遵守して商標登録出願を拒絶する場合、商標登録出願人にとって、「出願商標が引用された他人の先行商標と同一商品又は類似商品に対して同一商標又は類似商標を構成しない」という論証には往々に成功しがたいところである。

注：商標評審委員会はここ数年の商標登録不許可復審（旧商標異議復審）と商標無効宣告（旧商標争議）の事件で、「類似商品及びサービス区分表」における商品類似関係の区分を突破した例がますます多くなってきている。その要因は、商標登録不許可復審、商標無効宣告が商標登録拒絶査定復審と比べ、それぞれ異なる制度機能と価値選択を重んじることにある。商標登録拒絶査定復審は更に商標登録基準の統一と効率を重んじる一方、商標登録不許可復審、商標無効宣告はもっと特定の民事権益の保護を重んじ、個別事件の特殊性を強調し、更に事件の実情を配慮する。例えば、権利商標の使用状況、知名度、顕著性、被異議商標・争議商標登録出願の主観的悪意などである。

　 実務上は、出願商標及び/又は引用商標で指定されている商品が「類似商品及びサービス区分表」に記載のある規範的な商品名称ではないことがある。この場合、商標登録出願人は、商標局による当該非規範的な商品名の区分と類似区分に制限されず、一般公衆による一般的認識に基づき、出願商標と引用商標の両方に指定された商品の機能、用途、生産分野、販売ルート、消費マーケートなど多くの面から一つ一つ分析・対比し、相違点を見つけ、最終的に出願商標と引用商標に指定された商品が類似商品を構成しないという結論を出すべきである。

（2）出願商標が引用された他人の先行商標と同一商標又は類似商標を構成しない

　商標登録出願人として、出願商標と引用商標とを比べて、両者の文字の字形、発音、意味の相違、或いは両者の図形の構図及び色の相違、或いは各要素の組み合わせによる全体的な構成上の相違から、出願商標と引用商標が同一商標又は類似商標を構成しないことを論証することができる。

出願商標と引用商標が同一商標又は類似商標を構成しないことを論証する時、「商標審査及び審理基準」に掲げる各商標の類似審査原則及びその例外状況を合せて検討するべきである。商標登録出願人が出願商標の状況をこれらの審査の原則に対する例外の状況に帰属することができる場合、商標局による類似商標認定を覆し、登録拒絶査定の復審で認可査定を得ることも可能である。

2. 間接的論証部分

 　直接的論証部分完了後、商標登録出願人が更に以下の事実を立証することができれば、直接的論証部分の効果を補強し、商標評審委員会の審査官に自由心証に一定程度の影響を与え、事件の審理を有利な方向へ進めることができる。

  （1）出願商標と引用商標は市場で長期にわたり共存している

　中国の市場或いは外国の市場で、出願商標と引用商標が客観的に既に長期にわたり共存してきており、それぞれの商品の出所を識別する役割を徹底しており、一般大衆に出願商標と引用商標の共存により商品の出所について混同したり、誤認したりさせない。  

    （2）有利な先行の審査事例がある

 　商標局或いは他の外国の商標行政機関の審査実務で、本件の状況に類似する先行の審査事例がある。これらの審査事例には同一商品又は類似商品に共存している2つの登録商標の間の相違と、出願商標と引用商標の間の相違とが同じ性質である。

　例えば、拒絶された出願商標の構成が「中文A」である一方、引用商標の構成が「中文B+中文A」である場合、以下のように性質が同じである中国の先行審査事例は商標登録出願の登録審査で重要な参考となる。

（3）出願商標の使用期間が比較的長く、市場で高い名声があり、関連公衆マーケットを形成している

　「最高人民法院による商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する意見」の第1条には、「使用期間が比較的長く、既に市場で高い名声があり、関連公衆マーケットを形成している係争商標については、商標法における先行商業標識の権益の保護と市場秩序の維持との相互調和という立法の精神を正確に把握し、客観的に関連公衆が既に関連商業標識を識別できている市場の実情を十分に尊重し、既に形成された安定した市場の秩序の維持を重視する」と記載されている。

　従って、出願商標の使用期間が比較的長く、市場で高い名声があり、関連公衆マーケットを形成している実情がある場合、商標登録出願人は登録拒絶査定の復審で商標評審委員会に対して当該実情を立証し、商標登録出願の認可査定を求める。商標登録出願人は著名商標の証拠に求められる証拠の要件を参照して前記の事実を証明できる証拠を収集すれば良いと考える。

二、拒絶査定復審以外の商標登録出願拒絶対応

商標局で絶対的拒絶理由により商標登録出願が拒絶された場合、一般的には、商標評審委員会に登録拒絶査定の復審を申し立てる方法のみが商標登録出願の登録認可査定を求める方法である。

商標局で相対的拒絶理由により商標登録出願が拒絶された場合、商標評審委員会に登録拒絶査定の復審を申し立てる以外に、商標登録出願人は異なる事情により一種類又は複数種類の救済措置を講じることで、引用商標による先行する権利の障害を取り除き、認可査定を得る目的を実現することもできる。

　筆者の実務経験によれば、商標登録出願人は通常以下の救済措置を取ることができる。

（一）引用商標が登録済みで既に３年経過後の場合、商標局に３年不使用引用商標取消の申立

引用商標が登録されており、既に３年が経過している場合、商標登録出願人は登録拒絶査定の復審を申し立てると同時に、当該引用商標に対して、継続した３年以上不使用を理由に取消すことを商標局に求めるチャレンジもできる。引用商標が取り消された場合、商標登録出願は登録認可査定が得られる。

　引用商標が登録されているが、登録後３年未満である場合、商標登録出願人は引き続き当該引用商標の法律状態を監視し、３年経過した時点で、直ちに商標局に継続した３年以上不使用を理由にその登録商標を取消すことを申し立てる。

（二）引用商標が登録後３年未満である場合、商標評審委員会に無効宣告の申立

引用商標が登録されているが、登録後３年未満である場合、商標登録出願人は登録拒絶査定の復審を申し立てると同時に、例えば、商標法が規定する特定の無効の状況があることを理由に当該引用商標に対する無効宣告を商標評審委員会に申し立てることをチャレンジすることができる。引用商標の無効が宣告された場合、商標登録出願は登録認可査定が得られる。

（三）引用商標が未登録である場合、引用商標の法律状態を継続監視し、公告時に商標局に異議の申立

　引用商標がまだ登録されていない場合、商標登録出願人は登録拒絶査定の復審を申し立てると同時に、引用商標出願の法律状態を継続して監視するとともに、異議理由及び証拠を準備し、当該引用商標出願が公告されれば異議を申し立てることができる。当該引用商標出願が商標局による初級査定が終わり公告されたら、３ヶ月の公告期間以内に商標局に異議を申し立てることを見落さないよう注意が必要である。最終的に、異議が成功した場合、商標登録出願は登録認可査定が得られる。

（四）交渉により引用商標の所有権又は使用権を取得

　引用商標の取消又は無効宣告ができない場合、或いは商標登録出願人が引用商標の取消又は無効宣告の可能性を立証できない場合、商標登録出願人は引用商標権者と交渉し、当該引用商標を自社名義に変更することを試みることもできる。引用商標が商標登録出願人の名義に変更された場合、「同一主体の先行商標は同社の後続類似商標登録の障害を構成しない」との原則に基づき、当該引用商標による先行する権利の障害を取り除くことになる。

　もし譲渡交渉が成功しない場合、次善の策として、商標登録出願人が引用商標権者から使用許諾を取得することも検討できる。商標登録出願人と引用商標権者が当該商標の使用許諾について合意できた場合、商標登録出願人は引用商標の所有権がないにもかかわらず、締結された商標使用許諾契約書に基づき、引用商標の合法的使用権を享有する。

（五）交渉により引用商標権者から「商標登録同意書」を取得、或いは引用商標権者と「商標共存契約」を締結

　「商標登録同意書」とは、先行引用商標権者が後続商標登録出願人に一方的に発行する当該商標登録出願に対する同意の意思を表明するものである。「商標共存契約」とは、先行引用商標権者が後続商標登録出願人と共同で当該商標登録出願に対する同意を締結するものである。その共通性は、「商標登録同意書」と「商標共存契約書」がいずれも先行引用商標権者が後続商標登録出願人の商標登録出願に同意するという意思を表明することにある。

ここ数年の登録拒絶査定復審事件の実務上、「商標登録同意書」と「商標共存契約書」は既に商標登録及び権利確定行政機関と人民法院が「商標法」第30条（旧第28条）を適用して商標登録出願を認可するかどうかを審査・判断する時の重要な考慮要素となっている。

　Deckersアウトドア用品有限公司と中国工商行政管理総局商標評審委員会との商標出願登録拒絶査定復審行政訴訟事件について、北京市高級人民法院は2013年2月19日に（2012）高行終字第1043号行政判決を下した。当該判決において、裁判所は「商標登録同意書」（以下、「同意書」という）について以下のように述べている。

商標法第28条に基づき、両商標が同一商品での類似商標、類似商品での同一商標、及び類似商品での類似商標を構成するかどうかを判断する時、いずれも一般公衆に混同させやすいという要件を満たさなければならない。出願商標の標章と引用商標の標章の類似度が比較的高いものの、引用商標の所有権者が「同意書」を発行して商標登録出願の登録に同意する場合、当該「同意書」は商標法第28条を適用して商標登録出願の認可を審査・判断する時の重要な考慮要素として考えられなければならない。その理由は以下の通りである。第一に、商標登録出願時、商標法第28条に基づいて混同の可能性を判断するのは、商標登録行政機関又は裁判所が関連の一般公衆の視点から推定することである。「同意書」が自らに直接利害関係のある先行商標権者により発行されたものであるため、更に市場の実情による混同が生じるかどうかについて判断することが適切である。そのため、混同の可能性を明示できる他の明らかな要素がない場合、「同意書」は通常混同の可能性を排除する強力な証拠である。第二に、商標権は民事上の財産権である。自由意思の原則に基づき、重大な公共の利益に関連する場合を除き、商標権者は自らの意思に従い権利を処分することができる。「同意書」は後続商標登録出願人と先行商標権者とが交渉し、先行商標権者が類似標章を同一商品又は類似商品分野で共存することに同意するという意思を表明するものである。「同意書」は先行商標権者の権利処分を示すものである。商標法の直接な目的は商標権者の権利を保護すると共に、消費者の利益も同時に考慮することにある。先行商標権者が調印した「同意書」が消費者の利益を侵害したことを十分立証しない限り、先行商標権者による権利処分を否定することはできない。

前述の事実に鑑み、商標局が商標法第30条の規定に基づき、出願商標が第三者の同一商品又は類似商品で登録している又は初級査定されている商標と同一又は類似していることを理由に、商標登録出願を拒絶する場合、商標登録出願人は交渉で、引用商標権者が発行する「商標登録同意書」を取得、或いは引用商標権者と「商標共存契約書」を締結することをチャレンジすることができる。その場合、以下の点に注意する。

（1）「商標登録同意書」及び/又は「商標共存契約書」が中国で作成された場合、公証手続きを行わなければならない。中国以外で作成された場合、公証手続きと認証手続きが必要となり、中国語訳文も提供しなければならない。

（2）出願商標と引用商標両者で指定される商品の類似の程度、両標章の類似の程度が何れも高い場合、或いは引用商標の著名度が比較的高い場合、一般的に商標評審委員会が「商標登録同意書」及び/又は「商標共存契約書」に基づき商標登録出願の登録認可をする可能性は低い。この場合、商標登録出願人は他の救済措置を検討することをお勧めする。

（六）出願商標の抵触部分以外の部分のみ商標局に登録出願

　出願商標が複数の部分から構成される場合、例えば、文字と図形とからなり、その中の一部が当該商標と同一又は類似する先行引用商標、例えば、文字のみが抵触する場合、商標登録出願人は単に出願商標の抵触部分以外の残りの部分、例えば、図形のみについて、新たに商標局に登録出願し、残りの部分をタイムリーに保護することを検討することをお勧めする。

（七）出願商標を改めて商標局に登録出願

　前項の救済措置により引用商標による先行する権利の障害を取り除くと同時に、商標登録出願人はできる限り早期に商標局に再度登録出願すべきである。

　実務上、発生する可能性がある特殊な状況は一つである。商標登録出願人は前項の救済措置を利用して引用商標による先行する権利の障害を取り除くことに成功する前、商標評審委員会は既に商標登録出願人の登録拒絶査定の復審について不利な決定を下した場合、即ち、商標登録出願を拒絶した場合、継続して行政訴訟を利用して商標登録出願の存続を延長していなければ、商標登録出願は正式に「失効」していることになる。こうなると、たとえ引用商標による先行する権利の障害を取り除いたとしても、商標登録出願人は自社の商標出願がないため、真の権利を取得できなくなってしまう。同時に、商標登録出願人自らの商標出願の欠落による空白期間が生じ、他人が足を踏み入れる不利な状況になってしまう。即ち、当該権利の空白期間に、他人が同一商品又は類似商品に、商標登録出願人の失効した商標登録出願と同一又は類似する商標を商標局に登録出願することが生じる可能性がある。

　以上を踏まえると、出願商標を新たに商標局に登録出願することには、少なくとも以下の２つのメリットがある。

（1）権利付与される時間を極力短縮し、一旦引用商標による先行する権利が取り除かれれば、商標登録出願人の商標登録再出願は直ちに登録認可査定が得られる。

（2）引用商標による先行する権利を取り除くことに成功する前に他人が商標を登録出願し、引用商標による先行する権利が取り除かれた後に他人の商標登録出願が優先して認可査定を得ることを避けることができる。

　注意しなければならないことは、もし商標局が商標登録出願人の２回目の商標登録出願を審査する時、先行する権利障害が既になくなっていれば、商標登録出願人の２回目の商標登録出願は法に基づき認可査定が得られる。一方、商標局が商標登録出願人の２回目の商標登録出願を審査する時、先行する権利の障害がまだ取り除かれていない場合、商標登録出願人の２回目の商標登録出願は再度拒絶されることになる。この場合、商標局の登録拒絶査定の対応として、再度商標評審委員会に登録拒絶査定の復審を申し立てることをお勧めする。商標評審委員会が登録拒絶査定の復審申立を審査する時、先行する権利障害がなくなっている場合、当該登録拒絶査定の復審申立は成功する。相応に、商標登録出願人の２回目の商標登録出願も法に基づき登録認可査定が得られる。

その他、必要に応じて、商標登録出願人は３回目の商標登録出願を検討しなければならない。その理由は以下の通りである。商標評審委員会が２回目の商標登録出願に対する登録拒絶査定の復審中、商標局での引用商標の継続した３年以上不使用取消事件がまだ終了しておらず、又は同事件が復審段階にある場合、引用商標が最終的に取り消されるか取り消されないかを問わず、２回目の商標登録出願も既に失効となり、商標登録出願人自らの商標出願の欠如による新たな空白期間が生じることになるのである。

（八）出願商標を適切に修正し、修正後の商標を商標局に登録出願

　商標登録出願人が元の出願商標に文字を加えるなど修正することで、出願商標が全体的に引用商標と比べて相違するようにすることができる。

　例えば、商標局に拒絶された元の出願商標が英文字からなる商標の「MELVIN」である場合、商標登録出願人が当該商標を「XXX MELVIN」のように修正し、認可査定を得る可能性を高めることができる。ただし、修正する時、一般的には以下の原則を守る必要がある。

 （1）加えられた「XXX」は英文字であり、その字体、文字の大きさ、並びに文字の色が「MELVIN」と一致するべきである。

 （2）加えられた「XXX」は「MELVIN」と有機的つながりのある構成で、両者間に点、ハイフン、図形等両者を独立した部分に分けるような要素を加えない。

 （3）加えられた「XXX」は「MELVIN」と配列位置が同一で、２行又は２列に分けて、独立した部分にしない。

 （4）加えられた「XXX」自体が顕著性を有し、商標登録出願人の独創的会社商号でも良いが、形容詞、副詞、冠詞、数字、個別のアルファベット等顕著性の弱い文字は避けるべきである。また、指定商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量、及びその他の特徴を示す顕著性の弱い文字も避けるべきである。