博士伦有限公司诉上海圆通眼镜用品有限公司商标侵权案

——代理原告博士伦有限公司提起民事诉讼

【案情简介】

　　Bausch & Lomb Incorporated [博士伦有限公司（美国）]成立于1853年，经过150多年的发展，已经成为年度营业额近二十亿美元、在全球35个国家拥有约12000名员工、产品行销全球一百多个国家的世界知名隐形眼镜和护理产品的跨国企业。“博士伦”已经成为全球知名的隐形眼镜品牌。原告1985年起，原告在中国注册了“BAUSCH & LOMB”和“博士倫”商标。

　　2006年初，原告发现上海圆通眼镜用品有限公司利用上海光大会展中心举办“第六届中国(上海)国际眼镜业展览会”之机，邀请客商参加在上海光大国际大酒店举行的新上市美国博士伦易戴隐形眼镜展销会。被告在隐性眼镜产品和宣传中使用了“美国博士伦有限公司（授权）易戴隐形眼镜”等字样，并且突出使用“博士伦”文字。根据进一步的调查，被告所称的“美国博士伦有限公司”系由内地公民胡某于2004年12月在中国香港特别行政区注册成立。该公司的中英文名称同时与原告“BAUSCH & LOMB”和“博士倫” / “博士伦”商标相同。

　　本所接受博士伦有限公司（美国）的委托，代理其与上海圆通眼镜用品有限公司商标侵权和不正当竞争纠纷一案。上海市第一中级人民法院于2006年4月28日受理了本案，并于同年8月29日公开开庭进行了审理。2006年9月25日，上海市第一中级法院对本案作出一审判决。法院认定被告的行为构成对原告的商标侵权和不正当竞争，判决被告赔偿原告经济损失20000元。此后，双方当事人均未提起上诉，该判决已生效。

【代理意见和判决】

原告代理意见

　　本所在接受原告的委托后，通过对案件的调查和分析，从原告“博士伦”品牌和商标的知名度、被告侵权行为性质及损失赔偿等方面提出代理意见：

一、原告博士伦品牌和商标在世界和中国具有极高的知名度

1.原告享有“博士倫”等注册商标专用权

　　1985年9月30日，原告在中国注册“BAUSCH & LOMB”商标，核准类别第9类，注册号为233968。1987年3月30日，原告在中国注册“博士倫”商标，核准类别第9类，注册号为282123。 2005年5月25日，原告在第9类上申请注册“博士伦”商标，申请号为4679462。原告依法对上述商标享有注册商标专用权，原告的商标权受到中国法律的保护。

2．博士伦的历史及其业绩

　　原告成立于1853年，公司最先出售进口眼镜和放大镜，后来又发明橡胶镜框，使那些负担不起基本视力矫正的人们都买得起眼镜。公司还发明了显微镜、望远镜和摄影镜头等多种产品，1917年推出第一副验光试戴镜框和镜片，协助人们无论远近都看得清清楚楚。1971年，推出世界首款软式隐形眼镜，公司转而以隐形眼镜相关事业作为公司基础。二十世纪九十年代起，开始制造用于今日精密眼科手术的产品。经过150多年的发展，原告的核心业务包括隐形眼镜及护理产品、眼科手术器械、眼科药品等。公司在全球35个国家拥有12000名员工、产品行销全球一百多个国家和地区。

　　原告2004年的营业收入高达22.323亿美元，净收入达1.596亿美元；与2003年相比，增长了11%和27%。仅2004年的广告投入就高达2.06亿美元。同时，原告加快了在亚洲，尤其是中国市场的增长步伐，并推出了一个面向大学生的特别发展计划。原告通过不断扩展经营规模、刷新销售业绩，已成为世界知名隐形眼镜和护理产品的跨国企业，博士伦品牌成为全球知名的隐形眼镜品牌，在全世界享有极高的知名度。

3．博士伦在中国的业绩

　　1991年，原告首先在北京设立合资企业 “北京博士伦眼睛护理产品有限公司”，英文名称为Beijing Bausch & Lomb Eyecare Co., Ltd.。之后北京博士伦眼睛护理产品有限公司在上海、广州、武汉、成都、沈阳设立了五个分公司，建立起遍布全国各地的销售网络，随时为客户提供及时准确的服务。原告对“博士伦”和“Bausch & Lomb”享有商号权。多年来，原告的销售网络遍布全国，隐形眼镜及其护理产品市场占有率、销量均居前列，销售额逐年递增，深受广大消费者的信赖。因此，原告的企业字号“博士伦”以及“博士倫”等注册商标在中国的隐形眼镜相关行业具有很高的驰名度，其产品和服务为广大消费者所广泛认知和推崇。

二、被告的商标侵权和不正当竞争行为成立，应承担相应的民事责任

1.被告的侵权行为

　　被告向全国部分地区有影响力、信誉度高的眼镜公司发出邀请函，邀请客商参加于2006年2月21日至24日在上海光大国际大酒店举行的新上市美国博士伦易戴隐形眼镜展销会。2006年2月22日，被告利用上海光大会展中心举办“第六届中国(上海)国际眼镜业展览会”之机，在展览会会场外设置巨幅广告招牌，并在展销会招待现场赠送易戴隐形眼镜样品、价目表、易戴软性隐形眼镜配戴护理手册、名片等物品。此外，被告还分别在中国眼镜网（www.glasses.com.cn）、眼镜贸易网（www.glassestrade.com）等专业眼镜网站上刊登介绍其公司和产品的广告。被告的具体侵权行为如下：

1)邀请卡的正反面都使用了“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；

2)在邀请函中使用“美国博士伦易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；

3)在信封上使用了“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；

4)在会场外广告上标注“美国博士伦公司”和“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；

5)在隐形眼镜样品上标注“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；标注“易戴商标由美国博士伦有限公司授权上海圆通眼镜用品有限公司使用”文字；

6)在2006易戴-日清产品价目表上标注“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；标注“易戴商标由美国博士伦有限公司授权上海圆通眼镜用品有限公司使用”文字；

7)在易戴软性隐形眼镜配戴护理手册上标注“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；标注“易戴商标由美国博士伦有限公司授权上海圆通眼镜用品有限公司使用”文字；标注“商标注册人：美国博士伦有限公司”

8)在圆通公司金配允的名片上标注“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”文字，并突出使用“美国博士伦”文字；

9)在广告宣传中使用“美国博士伦有限公司授权品牌”、“美国博士伦公司授权‘易戴’、‘日清’、‘百亮’产品系列”、“博士伦易戴-日清系列隐形眼镜”等文字，并突出使用“美国博士伦”文字。

　　其中，被告在同类产品上突出使用“博士伦”商标的行为，侵犯了原告“博士倫”注册商标专用权；被告使用“美国博士伦有限公司”文字，但未突出使用“博士伦”商标的行为，构成对原告的不正当竞争。

　　另外，被告标注“易戴商标由美国博士伦有限公司授权上海圆通眼镜用品有限公司使用”及“商标注册人：美国博士伦有限公司”的行为构成虚假宣传。

2.被告突出使用“博士伦”文字的行为构成商标侵权

　　根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为构成商标侵权。由此，认定该种侵犯注册商标权的行为，需具备两个构成要件。

　　首先，原告在中国注册了“博士伦”、“BAUSCH & LOMB”等商标，核准使用商品类别为第9类，即“眼用透镜，包括隐形眼镜”，原告依法对上述商标享有注册商标专用权。根据前述被告具体侵权行为，被告将含有“博士伦”文字的企业名称在其生产的隐形眼镜产品及其宣传物品上使用，并故意突出使用“博士伦”文字，其行为具备了将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用的侵权构成要件。

　　其次，众所周知，“博士伦”是“BAUSCH & LOMB”的中文译名。“BAUSCH & LOMB”是原告两位创始人Jacob Bausch与Henry C. Lomb的姓氏组合，属于臆造的文字。而“博士伦”作为“BAUSCH & LOMB”音译中文名称，其本身也不具有其他含义。经过原告及其下属公司的不懈努力，博士伦等注册商标已经在中国的隐形眼镜相关行业具有极高的知名度。因此，当“博士倫”商标用于与隐形眼镜相关的商品上时，具有较强的显著性，为相关公众所熟知。一般消费者在识别原告公司的产品时，在商品外包装上标注的“博士伦”商标及原告企业名称中的“博士伦”字号是最引人注意的重要商业标识。所以，鉴于“博士伦”商标具有很强的显著性和极高的知名度，被告在对外宣传、广告、产品手册、名片等上标注“美国博士伦有限公司授权”等文字，并突出使用“博士伦”的行为，目的是吸引消费者对其中最具有显著部分的“博士伦”文字的注意力，上述行为足以使包括普通消费者和眼镜经销商等在内的相关公众对其与原告的关系，以及其产品来源产生混淆和误认，行为具备了“容易使相关公众产生误认”的要件。

　　综上，被告突出使用“博士伦”文字的行为构成商标侵权。

3.被告使用“美国博士伦有限公司授权”等文字的行为，构成对原告的不正当竞争

　　首先，原告从未授权或认可被告以任何形式使用前述注册商标和/或企业名称。被告所称的“美国博士伦有限公司”系由内地公民胡某于2004年12月6日在中国香港特别行政区注册成立。该公司的英文名称为U.S.A BAUSCH & LOMB LIMITED，其中英文企业字号同时与原告“BAUSCH & LOMB”和“博士倫” / “博士伦”商标和商号相同。为此，原告向香港特别行政区公司注册处提出投诉。

　　香港公司注册处签发正式指令，由于美国博士伦有限公司与原告在香港设立的博士伦（香港）有限公司名称过分相似，故根据公司条例的规定要求美国博士伦有限公司变更其公司名称。但美国博士伦有限公司未在规定期限内更名，因而原告向香港高等法院提起诉讼。

　　2006年5月17日，香港高等法院就博士伦有限公司（本案原告）诉美国博士伦有限公司的案件作出判决和命令，判决美国博士伦有限公司不得注册、使用、在经营中参照或使用含有“Bausch & Lomb”、“博士伦”、“博士倫”及其相似文字的企业名称，不得冒充或企图冒充与原告相关的业务，判令美国博士伦有限公司在7日内撤销原有名称或改名，在香港和中华人民共和国范围内从广告、宣传材料等材料文件中撤销“Bausch & Lomb”、“博士伦”、“博士倫”及其相似文字，上缴或销毁上述材料，并不得在包括中华人民共和国、香港特别行政区在内的世界各国和地区注册含有“Bausch & Lomb”、“博士伦”、“博士倫”及其相似文字的企业名称。

 　　其次，被告作为从事生产经营隐形眼镜产品行业的企业，应当知道原告及其“博士伦”品牌具有极高的知名度。但被告在产品上使用“美国博士伦有限公司”等文字，其目的是企图达到误导包括普通消费者和眼镜经销商等在内的相关公众，使相关公众将其视为与原告之间存在经营上、组织上或法律上的关联关系。被告正是利用原告良好的商业和品牌声誉，实施“搭便车”行为的故意十分明显。被告的上述行为客观上造成消费者将被告组织生产的产品误认为原告制造或经原告授权制造，该行为违反了诚信原则，扰乱了正常的市场竞争秩序，损害了原告和消费者的合法权益，构成不正当竞争。

 　　第三，被告所谓授权使用的美国博士伦有限公司易戴商标不是注册商标，美国博士伦有限公司非法律意义上的“商标注册人”，商标授权使用关系不受法律保护，不能对抗第三人。虽然圆通公司称其标注“美国博士伦有限公司授权易戴隐形眼镜”和“易戴商标美国博士伦有限公司授权上海圆通眼镜用品有限公司使用”、“商标注册人：美国博士伦有限公司”文字的目的是为表明商标授权关系，但被告不仅标注易戴商标，还在产品包装、广告宣传中使用美国博士伦有限公司的名称。根据我国商标法对商标实施许可规定及商标实施许可格式合同条款中，均未包含有要求被许可人在该商品上注明许可人名称的规定。企业名称权具有专属性，企业名称专用权人不得许可他人使用自己的名称。被告使用前述文字的目的是企图使相关公众对其商品的真实生产商产生错误的联想，从而影响其购买决策。被告的行为构成虚假宣传。

综上，被告使用“美国博士伦有限公司授权”等文字的行为构成对原告的不正当竞争。

 　　从上述事实来看，美国博士伦有限公司利用在香港注册企业名称的便利，在香港注册了含有原告“Bausch & Lomb”、“博士伦”商标的企业名称，然后通过所谓商标许可、代理销售商等形式，由被告在大陆实施一系列商标侵权和不正当竞争行为。被告是有计划、有目的的实施针对原告的商标侵权和不正当竞争的行为。

三、损失赔偿

　　根据《商标法》第五十六条，“侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿”。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。” 我国反不正当竞争法第二十条第一款规定，“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”

　　本案中，原告的“博士倫”商标在中国具有极高的知名度，被告的主观恶意明显，情节十分恶劣，严重侵害了原告的商誉。因而，原告请求法院依法酌情判令被告赔偿原告经济损失人民币50万元。

被告答辩意见

    针对原告的诉讼请求及事实理由，被告方提出如下答辩意见：

被告辩称，其在产品外包装上使用的是美国博士伦有限公司的名称，从未单独使用过繁体的“博士倫”商标和“BAUSCH & LOMB”商标。虽然2006年2月22日在光大会展中心会的事实属实，但是被告确系得到在香港注册的美国博士伦有限公司的授权，属于合法使用。尽管原告以美国博士伦有限公司的企业名称违法香港法律为由，向香港法院提出诉讼，要求撤销美国博士伦有限公司的名称。但是香港法院直至2006年5月17日才作出判决的，而展览会发生在2月，因此，被告属于合法使用美国博士伦有限公司的企业名称，也不构成搭便车。故在此之前的被控侵权行为是合理合法的。

法院判决

　　上海市第一中级人民法院于2006年4月28日受理后，于2006年8月29日进行了公开开庭审理。2006年9月25日，法院对此案作出了一审判决。

一、法院确认上海圆通眼镜用品有限公司在易戴隐形眼镜样品及其推介材料和广告上突出使用“美国博士伦”文字的行为，侵犯了原告博士伦有限公司“博士伦”注册商标专用权。据此，法院判决被告上海圆通眼镜用品有限公司应于判决生效之日起立即停止对原告博士伦有限公司所享有的“博士伦”注册商标专用权的侵害；

二、法院确认被告上海圆通眼镜用品有限公司在易戴隐形眼镜样品及其推介材料或相关网站上以饱含“美国博士伦有限公司授权”等文字内容所作的表述，以及标注“商标注册人：美国博士伦有限公司”等行为构成对原告博士伦有限公司的不正当竞争。据此，法院判决被告上海圆通眼镜用品有限公司应于本判决生效之日起立立即停止对原告博士伦有限公司的不正当竞争行为；

三、法院判决被告上海圆通眼镜用品有限公司应于本判决生效之日起30日内就其侵犯原告博士伦有限公司“博士伦”注册商标专用权的行为以及不正当竞争行为在《新民晚报》上刊登声明以消除影响；

四、法院判决被告上海圆通眼镜用品有限公司应于本判决生效之日起10内赔偿原告博士伦有限公司经济损失人民币20000元。

　　法院认为，被告在其发放的邀请资料、易戴隐形眼镜样品、价目表、配带护理手册、名片等被控侵权物品上以及展会东楼门前车旁广告上均印制有“美国博士伦^{有限公司（授权）}”和“易戴隐形眼镜”（其中“易戴隐形眼镜”印在“美国博士伦”右侧之“有限公司（授权）”文字的下放，且字号小于“美国博士伦”）之内容，突出了“美国博士伦”，被告将其使用在与涉讼注册商标核定使用的同一种商品及其推介材料上，可以认定被告未经原告许可在易戴隐形眼镜样品及相关推介材料上以较大字号使用“美国博士伦”字样的行为，已构成对原告“博士倫”商标专用权的侵害，依法应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。至于赔偿损失数额的确定问题，因原告并未举证证明其因被侵权所受到的损失或者被告因侵权所获得的利益，本院将综合考虑被告的主观过错程度和侵权行为的表现形式、性质、持续时间、后果等因素酌情判定。

　　尽管“美國博士倫有限公司”确曾存在，但被告以包含“美国博士伦有限公司授权”等文字内容所作的表述以及标注“商标注册人：美国博士伦有限公司”等行为，应当属于作引人误解的宣传行为，构成对原告的不正当竞争，理应承担停止侵权、消除影响等民事责任。

【代理体会和评析】

　　本案原告Bausch & Lomb Incorporated发现被告上海圆通眼镜用品有限公司利用上海广大会展中心举办“第六届中国（上海）国际眼镜业展览会”之机，向全国部分地区有影响力、信誉度的眼镜公司发出邀请函，邀请客商参加于2006年2月21日至24日在上海光大国际大酒店举行的新上市美国博士伦易戴隐形眼镜展销会。在此期间，被告不仅进行大肆宣传，还在现场赠送易戴隐形眼镜样品、2006易戴-日清产品价目表、易戴软性隐形眼镜配戴护理手册、名片等物品。同时，被告还在一些专业眼镜行业网站上进行宣传。

　　通过进一步调查发现，圆通公司产品上所称的美国博士伦有限公司是一家于2004年12月6日在中国香港特别行政区注册成立的公司，该公司的投资人是内地公民胡某。原告为此向香港特别行政区公司注册处进行投诉，并诉至香港高等法院请求法院撤销美国博士伦有限公司的企业名称。

　　我们接受原告的委托后对案件进行了细致和深入的分析研究。侵权人主要利用在香港等地注册公司的便利，申请注册含有与被侵权商标相同或近似的字号，以达到使相关公众对此造成混淆的目的。我们发现与本案类似的“傍名牌”知识产权侵权类案件时有发生，并与过去的直接制售假冒产品相比，“傍名牌”的行为更为隐蔽、危害更大。对于此类案件，我们总结了如下办案思路。

一、侵权人在香港注册含有与被侵权商标相同或近似的字号的救济方式

　　与内地企业登记制度相比，香港注册程序简单、批准周期短、提交的文件数量少、不要求核验注册资金、不要求勘验经营地址、注册尊重申办人的法律声明等特点。由于法律的地域性限制，仅在国内通过诉讼实现要求侵权人停止侵权，尚不足以使被侵权的商标得到完全的保护。我们认为最有效的手段是根据香港等地区的法律规定，撤销侵权的企业名称，从源头阻断侵权人通过其他途径继续实施侵权行为。

　　根据香港特别行政区公司条例的规定，任何人士如认为一间公司的法人名称与另一间较先注册公司的名称过分相似，可以就该两个过分相似的公司名称相公司注册处处长提出反对，详述反对理由，以及递交任何可以证明已引起某些混淆情况的证据，由公司注册处处长负责处理。所递交的反对文件，应以标题说明为“公司名称投诉”。对于新法人名称而提出的反对书，应及早地交公司注册处处长，以便他在六个月期限届满进行必要的调查，以及在必要时发出有关通知书。如果公司注册处处长认为两者“过分相似”，香港公司注册处处长可以签发正式指令，要求侵权方更改其公司名称。

    除前述行政投诉途径外，被侵权人还可以向香港特别行政区法院提出民事诉讼，请求法院判决和命令侵权人停止撤销或更改原企业名称，并禁止在香港及中华人民共和国区域内使用与被侵权人注册商标相同及其相似文字。

二、解决企业名称权和商标权冲突应当遵循的原则

1.保护在先权利原则

　　保护在先权利原则是处理商标权与企业名称权的最基本的原则。任何权利的取得应以不侵犯在先合法权利为前提。是否存在在先权利是检验权利实质标准。根据民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法民事权益。本案中，博士伦有限公司（美国）早在1987年就获得了“博士倫”注册商标专用权，并于1999年在中国设立合资公司。经过原告多年的发展，博士伦品牌在中国具有很高的知名度。而被告所称的美国博士伦有限公司成立于2004年12月，明显晚于原告取得商标权的时间。因此，原告的商标权作为在先权利，应当予以保护。

2. 禁止混淆原则

　　商标、商号都是区分商品或者服务主体、来源的区别性标识，也是诱导消费者购买的手段。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》则明确规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”构成商标侵权，根据该规定，认定是否存在企业名称权与商标权冲突，关键看是否构成混淆。判断是否存在混淆或混淆可能，原则上应以消费者施以普通注意力是否发生混淆为认定的依据，同时还可以考虑如下因素：

1.销售商品或者提供服务的渠道和方式；

2.双方所经营的商品或者服务的类似程度以及消费者购买时的注意程度；

3.被告人是否具有利用或者损害他人商誉的故意等。

4.商标本身的知名度和显著性。一般而言，商标的知名度越高，显著性越强，被他人利用的可能性越大，被混淆或误认的可能也越大。

　　本案中被告在被控侵权物品上以及展会东楼门前车旁广告上均印制有“美国博士伦^{有限公司（授权）}”和“易戴隐形眼镜”并且将其使用在与涉讼注册商标核定使用的同一种商品及其推介材料上，难免会使相关公众对被告所展销商品来源产生误认或者认为被告商品来源与原告注册商标的商品之间存在某种特定的联系，从而对原告注册商标商品之市场造成一定的影响。此外，被告在广告宣传上明确使用“美国博士伦有限公司授权”等文字内容之表述以及在配戴护理手册下方标注“商标注册人：美国博士伦有限公司”等行为，会使普通消费者或者其他经营者对商品商标的授权主体产生混淆，即误认为被告所提及之“美国博士伦有限公司”就是美国注册成立的原告。

　　商标是品牌的核心，我们已进入一个品牌消费的时代，随着市场竞争日趋激烈，商标作为企业品牌的核心载体，也是无形资产的重要组成部分，它能给企业在较长时间内持续带来超额的巨大利润，在竞争中的地位和作用越来越重要。知名品牌在竞争力、创造价值和利润等方面的作用已成为经济发展的一大亮点。品牌是企业承诺顾客的誓言，它包含了品质、便利、亲和、信任等诸多元素。这些元素的优劣与否，决定了它是否是一个能够受到顾客青睐的品牌。无论是一个人还是一个品牌，要想存身于世，缺少诚实和信用都是不行的。企业要发展，靠的是经营有道，靠的是公平竞争。更重要的，是自己创名牌，不是傍名牌。

（撰稿人：唐 洁）

                                                                                                          （编审人：孙爱民）

——选自《知识产权诉讼案例与代理技巧》

华诚律师事务所  编著