提起确认不侵权之诉在涉商标侵权案中的灵活运用——A公司与B公司确认不侵害注册商标权案

关键词：确认不侵权、合理费用赔偿

一、案件背景

A公司系一家经营塑料家居用品的跨国企业，自1995年开始在中国大陆市场经营并注册、持有案涉中文标识所对应的英文商标，实际经营过程中则将中文商标作为企业字号、产品名称使用。

C公司原系A公司的经销商。合作关系存续期间，C公司教唆B公司从案外人处受让取得该中文商标，并以中文商标开设品牌店铺，在中国进行相同产品的生产、销售，与A公司形成竞争关系。同时，在C公司的暗中协助下，B公司基于其受让的近似中文商标，对A公司在多个平台的网络店铺、合作超市、以及市场监督管理部门发起投诉或发送律师函，并最终向法院提起了商标侵权诉讼（后B公司撤回该诉讼），导致了A公司及其经销商的相关商品被下架、货物被查封、公司账户被冻结等一系列不利后果。

A公司作为品牌方，早于B公司进入中国市场，拥有案涉中文标识的在先字号权；C公司原是其经销商，对A公司享有的在先权利明确知晓。A公司认为B、C公司的一系列投诉行为无事实与法律依据，属于恶意维权，并且因B公司撤回侵权诉讼而导致双方之间的侵权争议问题无从解决，遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求：1、确认A公司对其标识的使用不侵犯B公司的相关注册商标权；2、请求判令B公司支付A公司此前为答辩被告提起的恶意侵权投诉、诉讼而支出的费用；3、请求判令B公司承担本案为维权支出的费用及诉讼费。

A公司另案也对B公司持有的多件中文商标提起了商标无效申请。

二、法院的认定

法院认为，本案的争议焦点在于：

1、本案是否符合提起确认不侵权的受理条件？

2、A公司使用行为是否构成商标侵权行为？

3、确认不侵权诉讼为确认之诉，是否应支持A公司的赔偿请求？

B公司辩称：首先，A公司虽然发送催告函要求其撤回侵权投诉，但并未明确催告B公司行使诉权，因此本案不符合确认不侵权之诉的受理条件；其次，A公司就案涉中文标识并不具备在先的权利，本质上侵害了B公司的注册商标权。

经上海市浦东新区人民法院审理后判决认定A公司不侵害B公司的注册商标权，并支持了合理费用的赔偿。具体理由如下（为阅读方便，对法院的判决原文进行了概括，原意不变）：

1、 确认不侵权之诉的目的在于结束由于权利人的警告所带来的不稳定状态，对于法律规定的条件之一——“发出诉权行使催告”不能进行机械理解，其本质上是防止被警告人（本案中的A公司）随意提起确认不侵权之诉。本案中，B公司不具有结束侵权状态不明确的意愿，其撤回另案民事诉讼也只是因为A公司提起了商标无效程序，且在收到A公司的催告后也未撤回平台投诉、行政投诉，导致当事人之间的权利仍然处于不确定状态，这将影响A公司今后正常的经营活动，A公司有提起确认不侵权之诉的必要。

2、商标经核准注册后，商标权人即享有注册商标专用权的权利，基于维护注册商标专用权人的权利及稳定的市场交易秩序，即使该注册商标之后被宣告无效，通常对其注册商标有效期间的使用行为不具有溯及力，但如果注册商标专用权的取得违背诚实信用原则，该权利便不具有可保护的基础。

3、 A公司自1995年成立以来一直以案涉中文标识作为字号，并且从1997年开始便参加各类展销会，与各大商超合作，获得行业内的多项荣誉与消费者的好评。因此，A公司对案涉的中文标识属于有一定影响的企业名称，具有在先的字号的权利基础。而C公司自2007年至2018年与A公司合作，长期存在交易往来，对A公司有一定影响的企业名称是明知的。

4、B公司设立后即受让、注册了案涉中文的商标，但却对如何想到相关商标无法作出合理解释；相反，A公司在20余年经营过程中的长期使用，在相关公众中已具有一定的知名度。从B公司的经营情况来看，在销售其案涉中文注册商标商品的过程中，还将案外人C公司作为A公司经销商时销售A公司正品的交易，伪装成自己名义的交易并开具发票给消费者。因此，B公司主观上存在恶意。

5、A公司为应诉答辩、参与行政调查、反驳B公司侵权主张等发生的公证费、翻译费、律师费等合理费用，均因B公司的侵权警告、投诉、起诉而起，故A公司要求B公司因维权支出的合理费用，具有事实和法律依据。

综上所述，本案符合确认不侵权之诉的受理条件，A公司不侵害B公司的注册商标专用权，且B公司应当支付A公司为维权支出的合理费用573,196元。

三、本案的典型意义

本案为确认不侵权之诉相关规则在商标类案件上的适用，法规层面参照了“确认不侵害专利权”的规定。值得注意的是，上海市浦东新区法院在适用该规则时综合案件事实，回归确认不侵权之诉的根本，并未机械解释“催告行使诉权”的条款，维护了A公司正当合法的权益。

其次，在确认不侵权案件中较少见到支持合理费用的赔偿，本案中法院认真听取我方意见，结合案件起因、A公司各项支出的合理性等因素，支持了A公司赔偿合理费用的请求，避免了就此另行起诉的诉累。

另外，从诉讼策略出发，我方提起确认不侵权之诉确保了A公司的权利基础，同时又另案对B公司、C公司恶意投诉、恶意诉讼、混淆、误导行为提起了不正当竞争之诉，也获得了胜利。既维护了当事人的合法权益，更保护了消费者权益。